автордың кітабын онлайн тегін оқу Если ты изобретатель. Как обеспечить права на изобретения. Научно-методическое пособие
А.С. Ворожевич
Если ты изобретатель. Как обеспечить права на изобретения
Научно-методическое пособие
Под редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ
Л. А. Новоселовой
Информация о книге
УДК 347.77
ББК 67.404.3
В75
В оформлении обложки и макета использованы изображения с ресурса Shutterstock.com
Автор:
Ворожевич А. С. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Л. А. Новоселовой.
Данное научно-методическое пособие создавалось специально для тех, кто интересуется вопросами права интеллектуальной собственности, изобретателей, лиц, которые творческим трудом создают результаты интеллектуальной деятельности, и речь идет, прежде всего, не о юристах.
Первоочередные задачи автора научно-методического пособия – раскрыть значение патентной охраны для успешной коммерциализации инновационных разработок; обозначить «плюсы» и «минусы» патентного режима и режима ноу-хау, рассмотреть правовые механизмы получения и оформления инноваторами исключительных прав на разработку, обозначить основные ошибки, которые совершают изобретатели при попытке «защитить» свое изобретение от конкурентов, и сформулировать рекомендации, которые помогут их избежать. Существенное внимание в пособии уделено правоотношениям изобретателей с их работодателями и заказчиками; проблемам получения патентов в зарубежных государствах; вопросам патентования IT-решений.
В пособии представлен анализ актуальной судебной практики, стратегий патентования ведущих инновационных компаний. Приведены примеры конкретных запатентованных решений, их формул, описаний, чертежей.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2018 г.
Научно-методическое пособие будет интересно всем, кто интересуется вопросами интеллектуальных прав, ученым, практикующим юристам, аспирантам, студентам, а также инноваторам, которые создают результаты интеллектуальной деятельности.
УДК 347.77
ББК 67.404.3
© Ворожевич А. С., 2018
© ООО «Проспект», 2018
Глава 1.
Изобретатель: какие у него возникают права и почему он не всегда является патентообладателем?
Автором-изобретателем считается гражданин, творческим трудом которого создано конкретное техническое решение.
Юридическое лицо не может быть автором патентоспособного решения, автором всегда будет именно гражданин, который имеет право на получение патента. Однако это право может быть им передано другому лицу (гражданину или юридическому лицу) по договору либо перейти другому лицу в силу закона (например, при создании судебного изобретения).
Патентообладатель — лицо, на имя которого выдан патент и у которого возникли имущественные права (исключительные права) на техническое решение.
Наряду с понятием «патентообладатель» для обозначения лица, имеющего права на запатентованное решение, используется понятие «правообладатель» — родовое понятие для обладателей исключительных прав в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, а не только охраняемых патентами.
Автору разработки принадлежит право авторства — право признаваться автором объекта. Это право не может отчуждаться или передаваться другим лицам. Отказ от этого права ничтожен. Изобретатель не может продать, подарить или иным образом распорядиться своим правом авторства. Это право не может перейти к работодателю или заказчику работ.
Данное право бессрочно. Оно не переходит в порядке наследования наследникам автора, но после смерти автора защиту его авторства может осуществлять любое заинтересованное лицо. Право авторства «переживает» своего обладателя.
Обязательным условием признания гражданина автором объекта патентных прав является творческий характер труда по созданию этих объектов. Закон не определяет понятие творчества. Когда говорят о творчестве, всегда имеют в виду что-то новое, хотя бы оно и базировалось на известном1. Творчество определяется как созидательная деятельность человека, нацеленная на создание нового и оригинального результата. Изобретательская деятельность является разновидностью творческой деятельности.
Не признаются авторами патентоохраняемых объектов граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использование, а также граждане, осуществлявшие контроль над выполнением соответствующих работ (п. 1 ст. 1228 ГК РФ).
Действующее законодательство предусматривает презумпцию авторства лица, указанного в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данная презумпция исключает необходимость представления документов, подтверждающих факт создания объекта патентных прав определенным лицом. Роспатент рассматривает в качестве автора лицо, которое обозначено как автор в заявке.
Автор патентоохраняемых объектов имеет право на имя. Сведения о выдаче патента, публикуемые Роспатентом в официальном бюллетене, включают в себя имя автора (если только автор не отказался быть упомянутым в качестве такового).
Кроме того, имя автора приводится в самом патенте. Эти требования российского законодательства основаны на ст. 4. ter. Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой «изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте».
С момента создания изобретения (полезной модели, промышленного образца) у автора возникает право на получение патента. Оно реализуется при подаче заявки на выдачу патента в управомоченный орган.
Далеко не во всех случаях такое право может реализовать сам автор. Так, если техническое достижение было получено в связи с выполнением автором его трудовых обязанностей или задания работодателя, право на получение патента автоматически переходит работодателю. В договоре опытно-конструкторских работ может быть предусмотрено, что в случае создания патентоохраняемого объекта право на получение патента перейдет к заказчику.
Право на получение патента может переходить от автора к другим лицам на основании гражданско-правового договора; в случае смерти автора оно переходит к наследникам.
Обладателю патента принадлежит исключительное право на использование охраняемого патентом объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца). Данное право возникает с момента выдачи патента.
Обладание исключительным правом дает возможность:
1) использовать техническое достижение самому (вводить на территорию Российской Федерации, изготавливать, предлагать к продаже, хранить продукт (изделие), в котором применено запатентованное решение);
2) распоряжаться таким исключительным правом;
3) запрещать всем иным лицам использовать техническое достижение.
Ключевое значение (сущность) исключительного права составляет именно третье правомочие — возможность правообладателя запрещать всем иным лицам использование. Правообладатель может требовать от любого лица прекратить использовать его разработку. Если иной участник оборота заинтересован в использовании запатентованного решения, он должен обратиться к патентообладателю за предоставлением ему соответствующего разрешения. Правообладатель сам определяет условия доступа к своей разработке, в том числе цену, срок использования, территорию.
Правообладатель, реализуя возможность распоряжения, может возмездно или безвозмездно передать исключительное право иному лицу (по договору об отчуждении исключительного права), предоставить иному субъекту возможность использовать техническое решение при сохранении за собой патента; передать исключительное право в залог, доверительное управление.
Исключительное право может перейти к иному лицу при реорганизации, ликвидации юридического лица, смерти правообладателя — гражданина. В случае банкротства правообладателя исключительное право включается в конкурсную массу.
Исключительное право является исключительно значимым бизнес-активом правообладателя. В силу своего нематериального характера сами изобретения, полезные модели или промышленные образцы не могут являться объектом гражданско-правовых сделок. Их нельзя продать, внести в качестве вклада в уставный капитал и т. п., но эти действия производятся с исключительным правом на них.
Правообладатель может коммерциализовать свои разработки, получить доход от их использования посредством распоряжения исключительным правом.
Патентообладатель может получить прибыль и при самостоятельном внедрении интеллектуальных решений в производственный процесс, выходе на рынок с готовым инновационным продуктом. Правообладатель в этом случае предлагает на рынке уже не интеллектуальные права, а материально-правовые объекты (вещи) или услуги. Однако наличие у него исключительного права в этом случае исключительно важно: его наличие не позволяет иным участникам оборота копировать технические решения, воплощенные в продуктах, произведенных правообладателем. Прибыль правообладателя обеспечивается за счет эксклюзивности предлагаемого им продукта.
примеры из практики
В последние несколько лет издание Forbes ежегодно составляет списки 25 американских стартапов2, которые в будущем времени смогут стать долларовыми миллиардерами. В списке представлены эффективные инновационные компании, обладающие, как правило, значительным «пакетом» интеллектуальных прав (как на патентоохраняемые объекты, так и программы для ЭВМ, ноу-хау).
Так, например, в 2016 г. в список попала компания BitSight Technologies (основатели — Стивен Бойер, Нагаржуна Венна). Компания использует сложные алгоритмы для составления ежедневного рейтинга безопасности — своего рода «кредитной истории» в сфере кибербезопасности. Стартап был основан в 2011 г. За пять лет он привлек инвестиций на $ 95 млн. Его ключевыми инвесторами стали такие компании, как Globespan Capital Partners, Menlo Ventures, GGV Capital. Стартап заключил контракты более чем с 450 компаниями, включая Ferrari, Hess, Lowe’s. За 2016 г. его прибыль составила $ 30 млн. Он является обладателем патентов в том числе на следующие решения:
• способ оценки безопасности с использованием информации о цифровых активах поставщика услуг (US9830569B2)3;
• методы и системы для создания, удаления дубликатов и доступа к данным с использованием системы хранения объектов (US9705932)4;
• платформа с аннотациями для системы безопасности (US9613190)5.
В 2017 г. в список Forbes попала компания Interactions (основатель — Михаэль Клоран). Стартап создает программное обеспечение для робото-голосовых систем обслуживания клиентов. Компания была основана в 2008 г. Объем привлеченных ею инвестиций составляет $ 163 млн. В числе инвесторов — Comcast Ventures, Cross Atlantic Capital Partners, NewSpring Capital, Revolution Growth, Sigma Partners, SoftBank Capital. Прибыль компании в 2017 г. составила $ 100 млн.
Стартапу принадлежат патенты в том числе на следующие решения:
• система и метод для неконтролируемого и активного обучения автоматическому распознаванию речи (US 9842587)6;
• автоматизированная система распознавания речи для естественного понимания языка (US 9741347)7;
• система транскрипции в реальном времени, использующая разделенные звуковые фрагменты (US 9710819)8.
Права, возникающие на патентоохраняемый объект
Содержание исключительного права в соответствии со ст. 1229 ГК РФ
[6] Информацию по патенту см. здесь: http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9842587&OS=9842587&RS=9842587.
[5] https://patents.google.com/patent/US9613190B2/en.
[8] http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9710819.PN.&OS=PN/9710819&RS=PN/9710819.
[7] http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9741347.PN.&OS=PN/9741347&RS=PN/9741347.
[2] За 2017 г. см.: https://www.forbes.com/sites/susanadams/2017/09/26/the-next-billion-dollar-startups-2017/#aede91c44476; за 2016 г. см.: https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2016/10/19/next-billion-dollar-startups-2016/#92cedef549df.
[1] Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник статей. М., 2003. С. 283.
[4] https://patents.google.com/patent/US9705932.
[3] Информацию по патенту см. здесь: https://patents.google.com/patent/US9830569B2/en.
Глава 2.
Патент versus ноу-хау: что выбрать? Зачем нужно патентовать свою разработку? Можно ли ее просто сохранить в тайне?
У изобретателя технического решения (иных лиц, обладающих правом на получение патента, в том числе у работодателя изобретателя) есть возможность выбора правового режима, в рамках которого будет обеспечиваться охрана их технического решения: патентный или ноу-хау. Каждый из вариантов имеет и преимущества, и недостатки.
Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ к секретам производства (ноу-хау) относятся сведения любого характера, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам: 1) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 2) о способах осуществления профессиональной деятельности9.
Таким образом, сведения о новом техническом решении, которое потенциально может быть запатентовано, могут охраняться в качестве ноу-хау. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом: передать его по договору об отчуждении исключительного права, предоставить лицензию на его использование.
Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). Это означает, что как только какой-либо иной субъект начал открыто использовать ваше ноу-хау либо описал его в каком-либо открытом источнике (например, статье), вы лишились своего актива — исключительного
...
