Сборник судебной практики и решений Суда по интеллектуальным правам

2021–2023 гг.

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

С23

В настоящем сборнике содержится обзор практики Суда по интеллектуальным правам, в котором представлены значимые правовые позиции по разнообразным спорам в сфере интеллектуальной собственности. В представленный обзор включены гражданско-правовые споры о нарушении интеллектуальных прав, дела об оспаривании решений Роспатента, связанных с предоставлением правовой охраны объектам патентных прав, средствам индивидуализации товаров, а также антимонопольные споры. Обзор каждого спора включает краткое изложение норм права, регулирующих отношения по предмету конкретного спора, его существо, сведения о фактических обстоятельствах дела и результатах его рассмотрения в разных инстанциях. Определенное внимание уделено вопросам, которые возникают при рассмотрении дел, и сформулированным судом позициям по данным вопросам.

Данное издание является продолжением «Сборника судебной практики и решений Суда по интеллектуальным правам 2013–2020 гг.», выпущенного издательством «Проспект» в 2022 году.

Сборник судебных решений подготовлен сотрудниками кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при выполнении программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Предлагаемый читателю сборник предназначен для практикующих юристов, студентов, аспирантов, научных сотрудников и других лиц, интересующихся вопросами защиты интеллектуальных прав.

УДК 347.77/.78

ББК 67.404.3

© Московский государственный
юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Васильева Е. Н., кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права ВАВТ Мин­экономразвития России, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (5.1, 5.3, 5.4)

Ерш А. В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (4.1–4.3)

Королева А. Г., кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (7.1, 7.2)

Куропацкая Е. Г., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (4.4, 4.5)

Оганесян А. Н., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (1.1–1.5)

Рузакова О. С., доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (2.1)

Семенюта Б. Е., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (3.1, 5.2, 6.1)

ВВЕДЕНИЕ

Десять лет назад произошло знаменательное событие — в России был создан Суд по интеллектуальным правам как единственный специализированный арбитражный суд, который рассматривает в рамках своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав в качестве суда первой и кассационной инстанций.

За этот относительно небольшой в историческом масштабе период своей деятельности Суд по интеллектуальным правам доказал свою значимость и эффективность, профессионализм своего судейского корпуса. Об этом свидетельствует высокое качество рассмотрения споров, четкое и хорошо аргументированное формулирование правовых позиций по наиболее сложным вопросам, постоянная работа по совершенствованию судебной практики и содействие нормотворческой деятельности государства в области регулирования отношений по поводу интеллектуальных прав, в целом — высокий авторитет Суда.

Интерес к практике разрешения споров Судом по интеллектуальным правам со стороны профессионального юридического сообщества, а также самих правообладателей послужил определенным импульсом к проведению работы по ее обобщению в специальных изданиях. Первый сборник судебной практики и решений суда по интеллектуальным правам за 2013–2020 гг. был выпущен в 2022 г. в преддверии юбилея Суда. Предлагаемый читателям настоящий сборник выходит непосредственно в год юбилея Суда по интеллектуальным правам. Он включает в себя дела за 2021–2023 гг. Хотя коллектив авторов новый, сохраняется преемственность в отношении подхода к выбору судебных актов, алгоритма их освещения, структуры сборника, которые были выработаны авторами предыдущего сборника.

Сборник подготовлен с использованием материалов правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также Банка решений арбитражных судов (Электронное правосудие, доступ: https://kad.arbitr.ru).

1. ОСПАРИВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1.1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью

В соответствии с п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно абз. 4 п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее — Правила № 482), к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Проверка заявленного обозначения на соответствие указанной норме осуществляется на стадии государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (ст. 1499 ГК РФ), а также может быть осуществлена и после государственной регистрации, если заинтересованное лицо полагает, что были нарушены требования законодательства.

Исходя из подп. 1 п. 1 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана ему была предоставлено с нарушением вышеуказанных требований.

Возражение может быть подано заинтересованным лицом (п. 1 ст. 1513 ГК РФ) и подлежит рассмотрению Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) (п. 1 ст. 1513 ГК РФ).

Решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения, может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам (ст. 34 АПК РФ).

Судебный акт: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2022 по делу № СИП-1181/2021.

Состав судебной коллегии: председательствующий — Новоселова Л. А., судьи — Данилов Г. Ю., Корнеев В. А., Химичев В. А., Четвертакова Е. С. Рассомагина Н. Л.

Участники спора: истец — общество с ограниченной ответственностью «Кэпитал Лигал Сервисэз» (далее — Общество), ответчик — Роспатент.

Предмет спора: оспаривание решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Основные нормы: п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Фактические обстоятельства дела

Общество обратилось в Роспатент с заявкой № 2019765209 на регистрацию обозначения «CLS» в качестве товарного знака в отношении товаров 16-го класса и услуг 35, 41 и 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ).

В ходе экспертизы обозначения обществу направлено уведомление, в котором сообщено о наличии препятствий в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака вследствие его несоответствия требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ: обозначение представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, и не обладает различительной способностью.

В ответ на уведомление Общество сообщило, что заявленное обозначение представляет собой аббревиатуру фирменного наименования общества на английском языке, поэтому имеет словесный характер и является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Кроме того, Общество сослалось на приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования: обозначение используется почти 20 лет на рынке юридических услуг и приобрело узнаваемость у адресной группы потребителей.

В подтверждение приведенных доводов Общество представило распечатки публикаций в социальных сетях и на популярных юридических сайтах, информацию о рейтингах, об участии в ассоциациях, отзывы и письма потребителей его услуг, образцы рекламной и печатной продукции.

Кроме того, Общество указало на наличие у него исключительных прав на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена без дискламации элемента «CLS».

По результатам рассмотрения заявки административный орган принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Общество обратилось в административный орган с возражением на данное решение.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение об отказе в его удовлетворении.

Административный орган отметил, что заявленное обозначение представляет собой отдельные согласные буквы, выполненные стандартным шрифтом без графической проработки, которая способна оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Роспатент также отметил, что словарно-­справочные источники содержат множество значений обозначения «CLS» в качестве сокращений от слов и словосочетаний, однако сокращения от слов «Capital Legal Services» словарно-­справочные источники не содержат.

Роспатент оценил представленные Обществом в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности документы и констатировал, что они не доказывают использование заявленного обозначения при оказании обществом услуг, не отражают информацию о степени информированности потребителей о спорном обозначении, об изготовителе товаров, о лице, оказывающем услуги, и не свидетельствуют о том, что обозначение «CLS» само по себе ассоциируется с товарами и услугами общества и может выполнять индивидуализирующую функцию.

Административный орган отклонил ссылку Общества на наличие у последнего исключительных прав на иные товарные знаки, в которые входит обозначение «CLS», сославшись на то, что такие товарные знаки являются комбинированными, буквенный элемент в них воспринимается потребителем в совокупности со словесными элементами «Capital Legal Services».

Несогласие с решением Роспатента послужило основанием для обращения Общества в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим заявлением.

Результаты рассмотрения дела по инстанциям

Первая инстанция

Суд первой инстанции отметил, что административный орган произвел оценку представленных Обществом доказательств исключительно в отношении довода о наличии у обозначения «CLS» приобретенной различительной способности, однако не исследовал эти доказательства применительно к аргументу подателя возражения об изначальной различительной способности названного обозначения, т. е. о восприятии адресной группой потребителей обозначения «CLS» как аббревиатуры от фирменного наименования общества.

Суд первой инстанции счел, что Роспатент не исследовал представленные с возражением документы с точки зрения наличия у потребителей ассоциативной связи между обозначением «CLS» и полным наименованием общества «Capital Legal Services».

Кроме того, вывод административного органа об отсутствии у спорного обозначения различительной способности противоречит ранее принятым этим органом решениям о регистрации на имя общества товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 585447 и № 585446, в состав которых включен элемент «CLS» в качестве охраняемого.

На основании изложенного суд первой инстанции счел ошибочной позицию Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Кассационная инстанция

Президиум Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции отменил, указав следующее.

С точки зрения русского языка аббревиатура является словом.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается адресной группой потребителей как слово, имеющее конкретное значение.

Не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.

Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака — адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Это следует и из содержания п. 34 Правил № 482, обращающих внимание на необходимость учета того, воспринимается ли конкретное буквосочетание как слово.

Таким образом, буквосочетание, воспринимающееся в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей, является словом, а, следовательно, не подпадает под ограничения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Буквосочетание, не воспринимающееся в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей, словом не является и потому подпадает под ограничения п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Различительная способность может быть свой­ственна заявленному обозначению изначально либо приобретена им в результате его использования.

Общество настаивало на том, что потребители воспринимают обозначение «CLS» в качестве сокращения от фирменного наименования Общества, ссылаясь на представленные в материалы административного дела доказательства.

Анализ оспариваемого решения суда первой инстанции свидетельствует о наличии в тексте решения противоречий.

Суд первой инстанции установил: «при принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что представленное на регистрацию обозначение «CLS» не обладает различительной способностью, поскольку оно представляет собой отдельные буквы, выполненные стандартным шрифтом без графической оригинальной проработки, состоит только из согласных букв, которые не образуют ­какого-либо слова, имеющего определенное смысловое значение, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Отклоняя довод заявителя о том, что заявленное обозначение является аббревиатурой, Роспатент указал со ссылкой на словарь иностранных сокращений https://www.acronymfinder.com/, что фирменное наименование заявителя в качестве расшифровки аббревиатуры «CLS» в словарно-­справочных источниках отсутствует.

Административный орган отметил, что в материалах административного дела отсутствуют доказательства, в том числе анализ мнения потребителей, подтверждающие довод заявителя о том, что заявленное обозначение будет вызывать у потребителя ассоциации с заявителем».

Однако установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что Роспатент не рассмотрел довод общества о восприятии заявленного на регистрацию обозначения в качестве сокращения от фирменного наименования общества на английском языке (аббревиатуры).

Данный вывод не соответствует материалам дела и обстоятельствам, которые были установлены самим судом.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается адресной группой потребителей как слово, имеющее конкретное значение.

Таким образом, доказательства восприятия заявленного на регистрацию обозначения адресной группой потребителей необходимо как для подтверждения того, что заявленное обозначение имеет словесный характер (является аббревиатурой), так и для подтверждения приобретения этим обозначением различительной способности.

Разница состоит в том, что для подтверждения наличия у обозначения «CLS» словесного значения необходимо подтвердить, что такое обозначение воспринимается адресной группой потребителей в качестве аббревиатуры от фирменного наименования Общества (слова или словосочетания, имеющих конкретное значение), в то время как для подтверждения приобретения этим обозначением различительной способности необходимо подтвердить, что это обозначение ассоциируется адресной группой потребителей с товарами и услугами, которые реализует или оказывает Общество.

Как установил Роспатент, ­какие-либо доказательства, подтверждающие восприятие спорного обозначения потребителями (социологические опросы, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении), Обществом не представлены — ни в отношении восприятия спорного обозначения как сокращенного названия общества, ни в отношении возникновения ассоциативных связей между обозначением и товарами и услугами Общества.

Этот вывод не опровергнут судом первой инстанции.

Как правильно указал административный орган, в большинстве представленных Обществом источников обозначение «CLS» используется совместно с отличительной частью фирменного наименования общества на английском языке «Capital Legal Services».

Такое совместное использование действительно создает предпосылки возникновения ассоциативных связей между обозначением «CLS» и отличительной частью фирменного наименования общества на английском языке «Capital Legal Services».

Между тем возникновения таких предпосылок недостаточно для подтверждения восприятия этого обозначения адресной группой потребителей в качестве аббревиатуры: необходимы доказательства того, что потребители из адресной группы фактически при упоминании обозначения «CLS» без одновременного использования в сочетании с полным фирменным наименованием воспринимают это обозначение как аббревиатуру от фирменного наименования Общества на английском языке, однако, как уже указывалось, таких доказательств Общество не представило.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с той позицией административного органа, что представленные обществом документы не подтверждают фактическое восприятие спорного обозначения в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей заявленных товаров/услуг.

Представленные Обществом доказательства не содержат сведений о мнении потребителей в отношении обозначения «CLS», об их восприятии названного обозначения, о наличии ассоциативной связи между спорным обозначением и деятельностью Общества в сознании потребителей.

Из имеющихся документов также не следует, что адресная группа потребителей ясно, четко и однозначно воспринимает буквосочетание «CLS» именно как аббревиатуру, образованную от словосочетания «Capital Legal Services» (наименования Общества).

Президиум Суда по интеллектуальным правам также не может согласиться с выводом суда первой инстанции о нарушении административным органом принципа правовой определенности, выразившемся в неучете ранее зарегистрированных на имя Общества товарных знаков, включающих в себя элемент «CLS», поскольку особенности исполнения букв «C», «L», «S» в составе комбинированных товарных знаков Общества не свидетельствует о том, что обозначение «CLS» безусловно и однозначно воспринимает потребителями в качестве аббревиатуры.

Таким образом, факт регистрации на имя Общества товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 585446, № 585447 не влияет на вывод Роспатента об отсутствии в материалах административного и судебного дел доказательств восприятия спорного обозначения адресной группой потребителей в качестве аббревиатуры, т. е. наличия у этого обозначения изначальной различительной способности.

1.2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства

В силу подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из п. 37 Правил № 482, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Подпункт 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свой­ства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свой­ство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле указанной нормы не являются (подп. 1 и 2 п. 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее — Рекомендации № 39).

В абз. 7 подп. 1 п. 3 Рекомендаций № 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — ложным, в отношении третьих — фантазийным.

Как сказано в подп. 2 п. 3 Рекомендаций № 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе; соответствующая способность носит вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Судебный акт: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу № СИП-1190/2021.

Состав судебной коллегии: председательствующий — Корнеев В. А., судьи — Данилов Г. Ю., Четвертакова Е. С.

Участники спора: истец — общество с ограниченной ответственностью «АБАР» (далее — Общество), ответчик — Роспатент.

Предмет спора: оспаривание решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

Основные нормы: подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Фактические обстоятельства дела

Общество подало в административный орган заявку № 2019767327 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «TOSCANO TEREZA KIRCHE» для индивидуализации широкого перечня товаров 3-го класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства указанны

...